IP, Marken und IT-Verträge in der Due Diligence beim Unternehmenskauf

Am Anfang der IP-Prüfung steht eine schlichte Frage: Welche Schutzrechte gibt es und wem gehören sie? Erfasst werden Marken, Patente, Designs und Muster sowie Urheberrechte, etwa an Software und an Werbematerial. Für eingetragene Rechte geben die einschlägigen Register Auskunft über den Inhaber, die Laufzeit und mögliche Belastungen. Bei Marken und Patenten lohnt der Blick in das jeweilige Register besonders, weil der eingetragene Inhaber nicht immer mit dem Zielunternehmen übereinstimmt.

Ein häufiger Schwachpunkt ist die Übertragungskette. Marken stehen oft noch auf den Gründer persönlich, Software wurde von Freelancern oder Agenturen entwickelt und Erfindungen stammen von Mitarbeitern. In all diesen Fällen muss das Recht wirksam an die Gesellschaft übergegangen sein. Bei Arbeitnehmererfindungen sind die Aufgriffsrechte und eine angemessene Vergütung zu klären, bei externen Entwicklern braucht es eine ausdrückliche Rechteübertragung im Vertrag.

Fehlt diese Kette, erwirbt der Käufer womöglich ein Unternehmen, dem die Rechte an seinem wichtigsten Vermögenswert nicht zustehen. Wie sich solche Befunde in die Gesamtprüfung einfügen, zeigt der Beitrag zur Due-Diligence-Checkliste.

Neben den eigenen Rechten zählen die Lizenzen, mit denen das Unternehmen Rechte nutzt oder vergibt. Eingehende Lizenzen sichern den Zugang zu fremder Technologie oder Software, ausgehende Lizenzen bringen Einnahmen und binden das Unternehmen gegenüber seinen Lizenznehmern. Zu prüfen sind die Laufzeit, die Reichweite, die Übertragbarkeit und etwaige Mindestlizenzgebühren.

Bei eigenentwickelter Software verdient die Open-Source-Compliance besondere Aufmerksamkeit. Wer freie Komponenten unter einer Copyleft-Lizenz einsetzt, kann gezwungen sein, eigenen Quellcode offenzulegen oder die Software unter denselben Bedingungen weiterzugeben. Eine saubere Aufstellung der verwendeten Komponenten samt ihrer Lizenzbedingungen gehört deshalb zu jeder technischen Due Diligence.

Auch Domains, Geschäftsgeheimnisse und das nicht eingetragene Know-how sind zu erfassen. Domains sollten auf das Unternehmen registriert sein, Geschäftsgeheimnisse durch angemessene Maßnahmen geschützt werden. Den Begriff der Due Diligence vertiefen wir auf unserer Schwerpunktseite zur Due Diligence.

Der laufende Betrieb hängt heute an einer Reihe von IT- und Cloud-Verträgen: Hosting, Software-as-a-Service, Wartung und Support. Diese Verträge sind auf ihre Wesentlichkeit und auf ihren Fortbestand nach dem Erwerb zu prüfen. Ein Ausfall einer zentralen Cloud-Plattform kurz nach dem Closing kann den Betrieb empfindlich treffen.

Besondere Beachtung verdienen Change-of-Control-Klauseln. Sie geben dem Vertragspartner ein Kündigungs- oder Zustimmungsrecht, wenn sich die Beherrschung des Unternehmens ändert. Solche Klauseln finden sich in Lizenz-, IT- und auch in Finanzierungsverträgen. Wird die Zustimmung für den Vollzug benötigt, gehört sie zu den Vollzugsbedingungen, wie der Beitrag zu den Vollzugsbedingungen zeigt.

Ob diese Klauseln überhaupt greifen, hängt von der Struktur des Erwerbs ab. Im Share Deal bleiben die Rechte und Verträge bei der Gesellschaft, ein Inhaberwechsel auf Ebene der Anteile kann aber gerade die Change-of-Control-Klauseln auslösen. Im Asset Deal müssen die Rechte einzeln übertragen werden, was bei eingetragenen Schutzrechten eine Umschreibung im Register verlangt. Die Unterschiede beider Strukturen behandelt der Beitrag zu Share Deal und Asset Deal.

Die Befunde der IP- und IT-Prüfung münden in einen eigenen Abschnitt des Garantiekatalogs. Üblich sind Garantien zu Bestand und Inhaberschaft der Schutzrechte, zur Freiheit von Rechten Dritter, zur Wirksamkeit der wesentlichen Lizenzen und zur Einhaltung der Open-Source-Pflichten. Erkannte Risiken lassen sich durch eine gezielte Freistellung absichern, etwa bei einem laufenden Verletzungsstreit.

Wie weit der Käufer auf diese Garantien angewiesen ist, hängt auch von der Struktur ab. Im Share Deal verbleiben die Rechte bei der Gesellschaft, der Käufer übernimmt sie mittelbar mit den Anteilen. Im Asset Deal werden die einzelnen Rechte übertragen, eingetragene Schutzrechte verlangen dann eine Umschreibung im Marken- oder Patentregister. Diese Unterschiede beleuchtet der Beitrag zu Share Deal und Asset Deal.

Ein wachsender Teil der IP- und IT-Prüfung berührt zudem den Datenschutz. Wo Software und Cloud personenbezogene Daten verarbeiten, greift die DSGVO. Wie sich diese Anforderungen in die Due Diligence einfügen, behandelt der Beitrag zur Datenschutz-Due-Diligence. Eine erste Einschätzung der Gesamtrisiken liefert unser M&A-Transaktions-Risikoprofil.